本文首发于南山知识产权保护中心公众号在美国，如果发明人或实质上参与专利申请过程中的任何人实施了违反诚实信用原则的行为，可导致整个专利无效。如若证明其违反诚实信用原则，专利挑战者必须提供明确且令人信服的证据，证明涉案人员“知道现有技术参考文献，知道该参考文献是实质性的，并做出了故意隐瞒该参考文献的决定”，持有“特定的意图以欺骗专利局”，且该故意欺骗是基于有关证据“唯一最合理的推断”。源自Therasense，Inc.诉Becton，Dickinson＆Co.，649F.3d1276、1290（联邦法院2011年）判决。法律背景案例：GSCleantechCorp.诉AdkinsEnergyLLC,951F.3d1310（联邦法院2020年）

在此案例中，联邦巡回法院判决涉案专利违反诚实信用原则，因为专利权人未能在申请专利过程中披露有关on-salebar的相关信息。on-salebar是指专利申请之前的销售行为可能使发明内容成为现有技术而不能被授予专利权。根据美国专利法第102条AIA35U.S.C.102（b）规定，如果一项发明在最早申请日超过一年之前在美国出售，该发明不能获得专利。在GSCleantech一案中，所主张的专利的申请日期是2004年8月17日；因此，根据第102（b）条，在2003年8月17日之前的许诺销售行为可以视为现有技术。事实背景

GSCleantech一案涉及2003年8月17日关键日期前后的一系列事件，并涉及诉讼中专利权人主张的四项专利。在2003年6月和7月，发明人Cantrell和Winsness及其他人，在两位发明人的指导下，对来自商业伙伴Agri-Energy的样品进行了石油回收测试，记录了结果，并绘制了描述石油回收系统的图表。2003年8月1日，发明人Cantrell通过电子邮件向Agri-Energy发送了一份带有2003年7月31日日期的销售计划书，推荐Agri-Energy公司购买其石油回收系统。在发送电子邮件之后，发明人Cantrell于2003年8月18日访问了Agri-Energy公司，并在那里展示了销售计划书。

2004年2月，发明人咨询了专利律师Dorisio，以准备并提交其石油回收工艺的专利申请。基于律师的建议以及发明人自己的研究，发明人了解了有关“on-salebar”的法律。Dorisio律师显然没有完全了解发明人2003年7月的销售计划书或系统图的存在，于2004年8月17日代理Cantrell等发明人提交了专利申请。截止2008年3月，Cantrell等发明人的原始专利申请和相关申请转移给了专利权人GSCleanTech公司，而且专利申请的责任也移交给了另外一家律师事务所CantorColburn。该律所尽管对2003年6月和7月的测试有所了解，但在2009年6月向美国专利商标局仅披露了2004年5月做的“可行性测试”。2010年3月，发明人Winsness向该律所提供了2003年7月销售计划书的副本。随后，该律所的一位律师请求Agri-Energy公司确认某些事实，但Agri-Energy公司认为大多数断言不真实，因而拒绝核实这些断言。然后，发明人Cantrell就声称在2003年8月18日访问Agri-Energy公司时“亲手交送”了带有2003年7月日期的销售计划书。根据发明人Cantrell的该陈述，CantorColburn律师事务所于2010年11月向美国专利商标局提交了发明人声明，声称带有2003年7月日期的销售计划书是在2003年8月17日这一关键日期之后送出的。然而，发明人和律师事务所在2011年9月发明人Cantrell的证词中发现了该声明的虚假性，因为Cantrell承认了他是在2003年8月1日通过电子邮件发送了带有2003年7月日期的销售计划书。2012年7月，该律所向美国专利商标局（USPTO）提交了第二份发明人声明，声称发明人Cantrell“忘记”了发送2003年8月1日的电子邮件，但是在这第二份发明人声明中并没有更正第一份声明中错误销售计划书的呈交时间（即2003年8月18日），也没有解释2003年8月1日的电子邮件实际上附有一份销售计划书。

结论地区法院裁定专利权人所主张的专利因on-salebar和违反诚实信用原则而被无效。在上诉到联邦巡回法院中，专利权人针对地区法院关于实质性和意图欺骗的认定提出质疑。

联邦巡回法院在各个方面都确认了地区法院的认定。首先，关于实质性，联邦巡回法院断定，涉及关键日期的信息（例如2003年6月的提案，2003年6月和7月的测试以及石油回收系统图）对专利性的判定具有实质性意义，专利权人及其专利律师当时都明白其实质性意义。其次，联邦巡回法院认为，地区法院关于专利权人“特定意图欺骗”专利商标局的裁决得到了以下证据的支持：（1）发明人对2003年7月的销售计划书涉及的on-salebar有所了解；（2）故意披露在2004年5月的可行性测试，但隐瞒了2003年较早的成功测试；（3）试图迫使Agri-Energy公司支持专利权人；（4）《第一份Cantrell声明》中的虚假陈述，即销售计划书于2003年8月18日首次抵达对方；（5）屡次未能纠正虚假声明。联邦巡回法院还同意地区法院有关律所的裁决，认为律师事务所CantorColburn“故意忽略了危险信号”且“选择辩护而非诚信”，故意只根据发明人的利益而行事并参与了违反诚实信用原则的行为。

值得注意的是，联邦巡回法庭在冗长的脚注中描述了对发明人Cantrell可信度的质疑。地区法院驳回了Cantrell先生在法官庭审中提供的证词，认为Cantrell先生的证词“在任何主题上几乎没有价值”。地区法院指出，Cantrell先生的陈述“前后矛盾”，并“难以集中注意力”。当面对对方律师的质疑时，他与律师辩论且对有关事实不清楚。地区法院表示，这与当对方律师质疑时，Cantrell先生能记住某些事件发生的具体时间并记得文件的“真实”含义形成鲜明对比。地区法院的结论是：“Cantrell先生的证词听起来像是精心撰写的，而不是真实的，并且大体上与同期的书面证据相背。”

专家点评尽管有些人可能认为2011年联邦巡回法院在Therasense案例中的全院法官联席判决提高了违反诚实信用原则的标准，Therasense后的案例诸如GSCleantech一案仍在继续说明该原则的可行性和广泛后果。正如Therasense案例中所提及的违反诚实信用原则是专利法中的“原子弹”，一旦爆炸，会使整个专利无效。违反诚实信用原则也可能导致反垄断主张。

申请人和发明人应了解美国专利法中的违反诚实信用准则，并对美国专利商标局履行“坦诚义务”。正如法院GSCleantech判例中所强调的那样，面对违反诚实信用准则的行为，代理律师不能只是选择替客户辩护而背弃诚信。申请人和发明人与律师进行充分及时的沟通也至关重要。例如，如果当专利律师Dorisio于2004年2月给客户做首次咨询时，被告知2003年7月至2003年8月的所有销售事件，专利律师可以在最早相关事件发生后的一年内准备并提交专利申请，至少能避开on-salebar的约束。编辑：肖晋来源：南山知识产权保护中心